La LFI et la LACC et les donneurs de licences et licenciés

March 11, 2010 Author: Evan Cobb

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Introduction

Le 18 septembre 2009, après des années de reports parlementaires depuis 2005, les modifications importantes apportées à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) et à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) (« modifications ») sont entrées en vigueur; elles prévoient, entre autres, de nouvelles protections pour les licenciés en matière de propriété intellectuelle.

Il est important de souligner que les modifications ne s’appliquent que dans le cadre des restructurations prévues dans la LACC et des propositions prévues dans la LFI, et qu’elles ne visent pas les faillites et les mises sous séquestre à l’extérieur du cadre d’une proposition ou d’un avis d’intention en vertu de la LFI ou d’une restructuration en vertu de la LACC.

Un donneur de licence insolvable présente un risque pour les licenciés. Avant les modifications, les licenciés couraient un risque important, car leurs droits d’utiliser un droit de propriété intellectuelle qui leur avait été concédé pouvaient être éteints dans le cadre d’une procédure de restructuration. Les modifications tentent de réduire ce risque, reconnaissant que les licences de propriété intellectuelle soulèvent des inquiétudes particulières par comparaison avec les autres types de licences et qu’elles peuvent revêtir une grande importance pour l’entreprise du licencié.

Le texte qui suit résume brièvement les changements auxquels les licenciés et les donneurs de licences peuvent s’attendre et examine la nouvelle dynamique du pouvoir de négociation découlant des modifications.

Plus grande protection pour les licenciés

Les modifications créent un cadre précis pour la résiliation de la plupart des contrats dans le cadre d’une procédure de proposition en vertu de la LACC ou de la LFI1. Même si une licence de propriété intellectuelle a été résiliée avec succès par le donneur de licence conformément à ces règles, le droit du licencié d’utiliser la propriété intellectuelle visée par la licence, ou sa capacité de faire appliquer les droits d’utilisation exclusive s’y rapportant, n’est pas touché pendant la durée de la convention de licence (ce qui comprend les droits de renouvellement). Le droit d’utilisation continue s’accompagne des obligations exposées plus avant ci-dessous.

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Qu'est-ce qu'un droit de propriété intellectuelle?

Tandis que le Bankruptcy Code des États-Unis a élaboré une définition précise du droit de propriété intellectuelle pour les besoins des lois analogues aux modifications et a exclu certains éléments, comme les marques de commerce, les modifications ne comprennent aucune définition de ce genre. On pourrait dire que tout ce qui contient un élément intellectuel ou fondé sur la connaissance peut constituer un droit de propriété intellectuelle, même s’il n’entre pas dans l’une des catégories traditionnellement perçues comme étant visées par la portée de ce terme.

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Obligations incertaines du licencié

Le droit d’utilisation continue est conditionnel à l’exécution continue, par le licencié, de « ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit [de propriété intellectuelle] ». Cette condition peut poser un problème si, par exemple, des frais uniques sont exigibles à la fois pour l’utilisation du droit de propriété intellectuelle et pour la prestation de services de soutien par le donneur de licence : le licencié est-il alors censé continuer de payer la totalité ou une tranche proportionnelle de ces frais après la résiliation? Une licence rédigée en fonction des modifications pourrait résoudre ce problème.

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Inquiétude quant à la dépréciation

Du point de vue du licencié, la capacité de continuer d’utiliser un droit de propriété intellectuelle visé par une licence peut présenter une valeur douteuse si le bien visé par ce droit exige un entretien permanent, des services de soutien et une mise à niveau considérables de la part du donneur de licence. Les modifications ne créent aucune obligation pour le donneur de licence de continuer de fournir des services de soutien conformément à la licence résiliée ou même de faire l’entretien du bien visé par le droit de propriété intellectuelle (ce qui peut avoir des incidences particulièrement nuisibles sur les droits afférents à des marques de commerce). Sur le plan pratique, il est souvent peu intéressant pour un donneur de licence à court d’argent d’investir dans le maintien de sa propriété intellectuelle; cette inquiétude est non résolue par les modifications.

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Nouveau pouvoir de négociation pour les licenciés?

Les modifications font des licenciés des parties intéressées clés à la table de négociation dans les contextes de restructuration, particulièrement dans le cas de sociétés débitrices qui ont concédé beaucoup de licences relativement à leurs droits de propriété intellectuelle.

Si le droit de propriété intellectuelle visé par une licence peut être utilisé exclusivement par le licencié sans trop de soutien ou d’entretien (ou si ce soutien ou cet entretien peuvent être fournis par un tiers), il sera difficile ou coûteux de convaincre un licencié d’accepter, dans le cadre d’une restructuration, des concessions à l’égard de ses droits d’utilisation exclusive du bien visé par la licence. Dans un tel cas, le licencié est en position de force pour refuser les concessions ou les compromis que les autres parties intéressées dans le cadre de l’insolvabilité peuvent tenter de lui imposer, ou du moins pour demander un prix élevé pour ces concessions.

Par ailleurs, si les services de soutien et d’entretien du donneur de licence font partie intégrante de l’utilisation continue du droit de propriété intellectuelle par le licencié, ce dernier aura davantage intérêt à renoncer à certains de ses droits d’utilisation continue en échange d’une nouvelle convention de licence, peut-être conclue avec un nouveau donneur de licence, qui assure l’entretien permanent de ce droit.

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Comment commercialiser des droits de propriété intellectuelle malgré les modifications

Les sociétés insolvables tentent souvent de vendre d’importantes parties de leurs actifs dans le cadre de leurs efforts de restructuration. En rendant les droits de propriété intellectuelle moins faciles à commercialiser pour les tiers acheteurs éventuels, les modifications peuvent contrecarrer ces efforts. C’est l’équilibre qui a été trouvé entre les droits des donneurs de licences et ceux des licenciés. Rien dans les modifications n’interdit la cession pure et simple d’une licence à un nouveau donneur de licence. Dans la mesure où des dispositions en matière de cession peuvent être intégrées à la convention de licence, cela facilitera la commercialisation des droits de propriété intellectuelle dans le cadre d’une restructuration. Cependant, le droit d’utilisation continue ou d’utilisation exclusive du licencié ne serait pas supprimé pour autant.

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Questions relatives à la faillite et à la mise sous séquestre

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les modifications ne fournissent pas de protection aux licenciés dans le contexte d’une faillite ou d’une mise sous séquestre à l’extérieur du cadre d’une proposition ou d’un avis d’intention en vertu de la LFI ou d’une restructuration en vertu de la LACC. Rien dans les modifications n’empêche le séquestre ou le syndic de faillite du licencié de résilier entièrement une licence. En règle générale, cela ne laisserait au titulaire qu’une créance non garantie sur le patrimoine du donneur de licence, laquelle aurait une valeur peu élevée, voire nulle.

Toutefois, certains affirment qu’une licence (particulièrement une licence exclusive et perpétuelle) confère au licencié un droit assimilable à un droit de propriété, ce qui constituerait un obstacle pour le séquestre ou le syndic de faillite qui tenterait de céder le droit de propriété intellectuelle ou d’empêcher son utilisation continue par le licencié. La question devra être étudiée à fond par les tribunaux canadiens.

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Conclusion

Les modifications améliorent nettement la position de négociation des licenciés dans un contexte d’insolvabilité. Dans cette perspective, les conséquences de l’insolvabilité devraient devenir une considération clé tant pour les licenciés que pour les donneurs de licences lorsqu’ils concluent de nouvelles conventions de licence ou qu’ils examinent des conventions de licence existantes.

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Notes

1. Si le consentement à la résiliation n’est pas obtenu de la part tant de la contrepartie au contrat que du contrôleur en vertu de la LACC ou du syndic à l’égard de la proposition en vertu de la LFI, selon le cas, le tribunal devra prendre une décision au sujet de la résiliation. Les facteurs suivants entreront en ligne de compte dans l’analyse du tribunal :

- Le syndic à l’égard de la proposition ou le contrôleur a-t-il approuvé la résiliation?
- La résiliation améliorera-t-elle les chances qu’une proposition viable soit présentée ou qu’un compromis ou un arrangement soit conclu?
- La résiliation causera-t-elle vraisemblablement des difficultés financières considérables à une partie au contrat?

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