Projet pilote sur la procédure de radiation des marques de commerce engagée par le registraire

La Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) a récemment annoncé le lancement d'un projet pilote en vertu duquel le registraire des marques de commerce pourra initier de son propre chef des procédures en radiation suivant l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce. L'énoncé de pratique concernant ce projet pilote (Énoncé de pratique concernant le projet pilote sur la procédure de radiation prévue à l'article 45 engagée par le registraire) entrera vraisemblablement en vigueur en janvier 2025.

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Contexte

Selon le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), ce projet pilote (Projet pilote sur la procédure de radiation prévue à l'article 45 engagée par le registraire) aidera l'OPIC à déterminer la quantité de « bois mort » dans le registre des marques de commerce (registre), conformément à sa priorité visant à s'assurer que le registre reflète fidèlement les marques de commerce en usage en association avec les biens et services énumérés dans l'enregistrement, ce qui constitue une priorité pour le registraire pour les raisons suivantes :

• Utilisation efficace des ressources : un registre encombré de marques qui ne sont pas utilisées est moins efficace pour les entreprises cherchant à enregistrer de nouvelles marques de commerce, car des objections peuvent être soulevées lors de l'examen en raison de ces marques qui ne sont pas en usage.
• Promotion de la concurrence loyale : un registre encombré est un problème pour les entreprises essayant de créer de nouvelles marques, car les marques de commerce enregistrées mais non utilisées peuvent être identifiées comme des obstacles lors du processus de recherche de disponibilité des marques avant le dépôt.
• Maintien de l'intégrité du système des marques de commerce : le registre doit refléter fidèlement les marques de commerce en usage et l'étendue précise des biens et services utilisés en association avec celles-ci.

Procédures de radiation initiées par le registraire

À partir de janvier 2025, le registraire émettra chaque mois des avis initiant des procédures de radiation en vertu de l'article 45 (avis visés à l'article 45) contre des enregistrements sélectionnés au hasard, exigeant des propriétaires de marques de commerce enregistrées depuis plus de trois ans qu’ils soumettent des preuves d'utilisation de la marque de commerce ou, le cas échéant, une justification de la non-utilisation basée sur des circonstances spéciales. Les enregistrements seront sélectionnés au hasard parmi les catégories suivantes :

• enregistrements basés sur l'utilisation d’usage;
• enregistrements basés sur l'utilisation proposée pour lesquels une déclaration d'utilisation a été déposée;
• enregistrements basés sur l'utilisation et l'enregistrement à l'étranger;
• enregistrements incluant plusieurs bases;
• enregistrements enregistrés depuis plus de trois ans.

Il est prévu que, dans un premier temps, l'OPIC émettra cent (100) avis en vertu de l'article 45 en janvier et cinquante (50) en février et mars. Le nombre d'avis qui seront émis à partir du mois d'avril reste à déterminer.

Collecte de données et consultation (phase 2 du projet pilote)

Les données pertinentes sur le projet pilote seront régulièrement publiées et, une fois qu'un nombre statistiquement significatif de procédures auront été conclues, la COMC organisera, dans une phase 2 du projet pilote, des consultations et recueillera les commentaires des parties prenantes sur la question de savoir si les procédures initiées par le registraire devraient se poursuivre et, le cas échéant, i) si des types spécifiques d'enregistrements devraient être ciblés, ii) si des avis visés à l'article 45 devraient être émis contre tous ou seulement certains des biens/services enregistrés; et iii) si le registraire devrait effectuer une enquête avant d'émettre un avis prévu à l'article 45.

Répondre à un avis

Si un enregistrement est sélectionné pour ce projet pilote, le propriétaire enregistré aura trois (3) mois à compter de la date de l'avis prévu à l'article 45 pour :

• soumettre des preuves, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, indiquant que la marque a été utilisée au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de l'avis, et fournir des pièces justificatives montrant clairement que la marque de commerce était utilisée au Canada en association avec tous les biens et/ou services énumérés dans l'enregistrement; ou
• soumettre un affidavit ou une déclaration solennelle exposant les circonstances spéciales justifiant l'absence d'utilisation pendant la période pertinente. Le registraire prendra en compte les trois critères suivants pour déterminer si les éléments fournis démontrent des circonstances spéciales excusant l'absence d'utilisation :
  • la durée pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été utilisée;
  • si les raisons de l'absence d'utilisation étaient dues à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire;
  • s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'utilisation de la marque de commerce prochainement.

Si l'utilisation ne peut être démontrée que pour certains des biens/services, l'enregistrement sera limité en conséquence. Si le propriétaire enregistré ne fournit aucune preuve en réponse à l'avis prévu à l'article 45 et ne peut démontrer de circonstances spéciales, la marque de commerce sera radiée.

Une prolongation de deux (2) mois pour répondre à l'avis prévu à l'article 45 peut être obtenue, si le registraire est convaincu que les faits justifient la nécessité d'une prolongation et que les frais gouvernementaux applicables sont payés. Cependant, toute prolongation supplémentaire ne sera accordée que si le propriétaire enregistré peut démontrer des circonstances exceptionnelles.

Bien que non obligatoire, un propriétaire enregistré peut soumettre des observations écrites résumant les preuves déposées et/ou solliciter une audience avec un agent d'audience/membre de la COMC. Une décision du registraire de maintenir, de radier ou de modifier une demande peut être portée en appel devant la Cour fédérale.

Recommandations pour les propriétaires de marques de commerce

Considérant le risque accru que des procédures soient initiées contre leurs marques et la courte période prévue pour répondre à un avis prévu à l'article 45, les propriétaires de marques de commerce canadiennes voudront s'assurer qu'ils sont en mesure de rassembler rapidement des preuves démontrant l’utilisation de leurs marques importantes au Canada. Les propriétaires de marques de commerce pourront également envisager de participer aux consultations de la phase 2, étant donné le fardeau supplémentaire qu'un tel système pourrait imposer aux titulaires de marques enregistrées.

 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre professionnel en propriété intellectuelle chez Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

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