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Gérer l’inévitable incertitude : la Cour suprême du R.-U. établit que les tribunaux britanniques peuvent fixer les droits FRAND mondiaux pour les brevets essentiels à une norme

Canada Publication 9 septembre 2020

Dans une décision très attendue, la Cour suprême du Royaume-Uni a établi que la politique en matière de droits de propriété intellectuelle de l’Institut européen des normes de télécommunication (« politique de DPI de l’ETSI ») est un arrangement contractuel et que les tribunaux anglais ont compétence pour trancher et déterminer les conditions d’une licence mondiale relative à un portefeuille de brevets multinational. Voir Unwired Planet Int’l Ltd. v. Huawei Techs. combined with Huawei Techs. and ZTE Corp. v. Conversant Wireless Licensing [2020] UKSC 37. En confirmant la décision du tribunal inférieur qui établissait un droit de redevance à l’égard des brevets essentiels à une norme (BEN) britanniques et non britanniques déclarés d’Unwired Planet, la Cour a reconnu que le tribunal inférieur était « [traduction] allé plus loin que les autres tribunaux ne l’avaient fait jusque-là dans sa volonté de déterminer les conditions d’une licence FRAND sur lesquelles les parties ne pouvaient s’entendre ». Id. au ¶ 67. 

Après une analyse détaillée de la jurisprudence des États-Unis, de l’Allemagne, de la Chine, du Japon et de la Commission européenne, la Cour a rejeté l’argument selon lequel la décision du tribunal inférieur « [traduction] ne s’inscrivait pas dans l’approche adoptée par les tribunaux dans les territoires les plus importants ». La longue décision de la Cour offre des lignes directrices importantes tant aux titulaires de BEN qu’aux utilisateurs de technologies normalisées et fait du Royaume-Uni un lieu attrayant pour que les titulaires de BEN puissent régler les conditions de licence contestées.

Contexte : Décisions de première instance et en appel à l’égard de l’octroi de licences relatives aux BEN dans le secteur des télécommunications 

Unwired Planet, entité n’exerçant pas d’activités autres que la valorisation de brevets, a acquis un portefeuille de brevets et de demandes de brevet auprès d’Ericsson et a fait valoir des brevets à l’encontre de Huawei et d’autres sociétés au Royaume-Uni, en Allemagne et en Chine. Le portefeuille couvrait 42 pays et renfermait 276 brevets et demandes, dont 29 étaient des brevets ou des demandes britanniques. Ericsson et Unwired Planet ont toutes deux déclaré ces brevets comme étant essentiels aux normes sans fil 2G, 3G et/ou 4G et se sont engagées envers l’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI, pour European Telecommunications Standards Institute) à accorder des licences relatives aux brevets selon des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires (Fair Reasonable and Non-Discriminatory ou FRAND).

Après une série de poursuites devant la Haute Cour, le juge Birss a conclu que deux des brevets britanniques qu’Unwired Planet faisait valoir étaient valides et essentiels au respect de certaines normes sans fil et avaient été contrefaits par Huawei. La Cour a tenu une audience subséquente limitée à la question de savoir si les offres de licences mondiales d’Unwired Planet respectaient les engagements applicables en matière de conditions FRAND. Huawei a prétendu que les offres n’étaient pas des conditions FRAND, en partie parce qu’elles obligeaient Huawei à obtenir des licences à l’égard du portefeuille mondial d’Unwired Planet, alors que Huawei avait été jugée n’avoir contrefait que les brevets britanniques d’Unwired Planet. Huawei a aussi soumis qu’un titulaire de BEN devait accorder des conditions identiques ou similaires à tous les titulaires de licence dans une situation similaire, un point de vue que la Cour a appelé « critère de non-discrimination nettement délimité » (hard-edged non-discrimination). 

Le juge Birss a rejeté les deux arguments de Huawei. Après avoir examiné comment les négociations de licences entre une multinationale et un titulaire de BEN détenant un portefeuille mondial se déroulent réellement, la Cour a conclu que « [traduction] un concédant de licence et un titulaire de licence agissant raisonnablement et de façon volontaire s’entendraient sur une licence mondiale ». [2017] EWHC 711 (Pat) au ¶ 543. La Cour a également jugé que le critère de discrimination nettement délimité était inapplicable puisque les droits « FRAND » devraient être « [traduction] déterminés principalement sur le fondement de la valeur des brevets faisant l’objet des licences », plutôt qu’en fonction de la situation du titulaire de licence. Id. au ¶ 175.

Enfin, le juge Birss a conclu que l’offre de licences visant le portefeuille mondial d’Unwired Planet présentée à Huawei était de nature FRAND. Et puisque Huawei — un contrefacteur de brevets britanniques reconnu par jugement — avait refusé l’offre FRAND d’Unwired Planet, la Cour a jugé approprié de rendre une injonction interdisant les ventes par Huawei des produits contrefaits au Royaume-Uni. Id. aux ¶¶ 806, 807.

Huawei a porté la cause en appel, faisant valoir que 1) la licence FRAND ne devrait pas être mondiale; 2) Unwired Planet aurait dû offrir à Huawei les mêmes redevances qu’aux concurrents de Huawei dans une situation similaire (c. à d. de la non-discrimination nettement délimitée); et 3) Unwired Planet n’a pas droit à une injonction puisqu’elle a omis de présenter son offre FRAND avant d’intenter un litige. La Cour d’appel a rejeté ces arguments, et Huawei a de nouveau interjeté appel.

La décision de la Cour suprême du Royaume-Uni à l’égard des droits de licence mondiaux visant des BEN

La Cour suprême du Royaume-Uni a combiné l’appel de Huawei à un appel dans l’affaire Huawei Techs. and ZTE Corp. v. Conversant Wireless Licensing, [2019] EWCA Civ 38, qui soulevait des enjeux similaires concernant la disponibilité d’une injonction, la contrefaçon de brevets britanniques et la question de savoir si un tribunal britannique pouvait établir les conditions d’une licence mondiale. La Cour a abordé les cinq principales questions soulevées par les parties.

Première question : Les tribunaux anglais ont-ils compétence pour a) accorder une injonction empêchant la contrefaçon d’un BEN britannique tant que les parties n’ont pas conclu de licence mondiale et b) fixer les droits de redevances à l’échelle mondiale?

En appel, Huawei a fait valoir qu’il ne lui était pas nécessaire d’obtenir une licence l’autorisant à utiliser le portefeuille mondial de BEN d’Unwired Planet pour éviter une injonction relative à la contrefaçon des BEN britanniques. L’argument avancé par Huawei s’articulait autour de cinq points : 1) les tribunaux anglais ne peuvent accorder une injonction sur la base d’une licence mondiale puisqu’ils n’ont pas le pouvoir de déterminer la validité et l’opposabilité de brevets non britanniques; 2) permettre aux tribunaux de le faire ferait des tribunaux anglais « [traduction] le tribunal international ou mondial de facto pour les licences dans le secteur des télécommunications » (Unwired Planet, UKSC 37 au ¶ 52); 3) il devrait y avoir une distinction nette entre ce que les entreprises pourraient faire et ce qu’un tribunal national pourrait imposer aux entreprises; 4) la politique de DPI de l’ETSI retire au titulaire de BEN le droit d’obtenir une injonction; et 5) l’injonction a, de manière disproportionnée, des conséquences mondiales pour les conditions FRAND eu égard à la contrefaçon de brevets britanniques uniquement.

En réponse au premier argument avancé par Huawei, la Cour a convenu que « [traduction] les questions de validité et de contrefaçon d’un brevet national relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de l’État ayant accordé le brevet ». Id. au ¶ 58. Comme l’a toutefois expliqué la Cour, la politique de DPI de l’ETSI — qui constitue un arrangement contractuel — reconnaît la compétence « [traduction] d’un tribunal anglais pour déterminer les conditions FRAND d’une licence relativement à un portefeuille de brevets comprenant des brevets étrangers ». Id.
 
La Cour a conclu par ailleurs que la politique de DPI de l’ETSI « [traduction] se veut d’application internationale » et ne supporte pas l’argument avancé par Huawei voulant que les licences soient concédées à des conditions FRAND établies au cas par cas. Id. aux ¶¶ 60, 62. De plus, la Cour a jugé que la pratique visant à conclure des « [traduction] licences mondiales à l’égard d’un portefeuille de brevets, sans savoir précisément combien de brevets sous licence sont valides ou contrefaits » constituait « un moyen raisonnable de composer avec l’incertitude inévitable ». Id. Aussi, la politique de DPI de l’ETSI « [traduction] n’accorde pas au titulaire de BEN le droit d’être rémunéré pour l’utilisation de la technologie uniquement à l’égard de brevets qui ont été établis comme étant valides et contrefaits ». Id. au ¶ 61.

 

Quant à la possibilité d’obtenir une injonction, la Cour a conclu que Huawei « [traduction] accordait trop de poids » aux interdictions de la politique de DPI relatives aux « brevets extorsionnaires » (patent hold-up) sans reconnaître du même coup les protections conférées par cette même politique à l’égard de l’extorsion de brevets (patent hold-out) par les utilisateurs des normes. Id. au ¶ 59. « [traduction] Dans les cas où il pourrait s’avérer difficile pour le titulaire de BEN de faire valoir ses droits a posteriori, les utilisateurs des normes pourraient profiter de leur force économique pour éviter d’avoir à verser quelque somme que ce soit au titulaire... [ou] pourraient obliger le titulaire à accepter des redevances inférieures à ce qui est équitable. » Id. au ¶ 10. La politique de DPI de l’ETSI permet donc d’établir un juste équilibre entre a) « [traduction] empêcher le titulaire d’un DPI essentiel de bloquer l’utilisation de la norme » en restreignant indûment les licences visant leurs BEN et b) empêcher les utilisateurs des normes « [traduction] de contrefaire sciemment les DPI essentiels du titulaire. . . tout en omettant de convenir de conditions FRAND d’une licence ». Id. « [traduction] La possibilité d’obtenir une injonction auprès d’un tribunal national est une composante essentielle de l’équilibre que cherche à atteindre la politique de DPI en ce sens que c’est cela qui fait que l’utilisateur d’une norme est fortement incité à négocier et à accepter des conditions FRAND lui permettant d’utiliser le portefeuille de BEN du titulaire. » Id. au ¶ 61.

La Cour a également étudié l’argument avancé par Huawei selon lequel le fait d’exiger une licence mondiale à des conditions FRAND pour contourner une injonction fondée sur la contrefaçon de brevets britanniques uniquement avait pour effet d’élargir de manière disproportionnée l’étendue des « [traduction] ententes volontaires… dans le secteur des télécommunications » bien au-delà « des pouvoirs limités d’un tribunal ». Id. au ¶ 62. La Cour a précisé que « [traduction] les pratiques commerciales observées sur le marché en question sont susceptibles d'être très pertinentes en vue de déterminer ce que constituent des conditions équitables et raisonnables » et que l’argument mis de l’avant par Huawei voulant qu’une licence à des conditions FRAND ne devrait viser que les brevets britanniques « [traduction] a omis de prendre dûment en compte le contexte extérieur » du secteur des télécommunications où les titulaires « peuvent détenir des portefeuilles composés de centaines, voire de milliers de brevets pouvant être pertinents pour une norme donnée ». Id. aux ¶¶ 60, 62. La position défendue par Huawei « [traduction] omet de reconnaître que ce qu’achète l’utilisateur d’une norme » aux termes d’une licence mondiale à des conditions FRAND « ce n’est pas uniquement l’accès au marché britannique… mais la capacité légale de fabriquer et de vendre des produits conformes à la norme à l’échelle mondiale ». Id. au ¶ 86.

Quant à la question de savoir si les tribunaux anglais ont compétence pour fixer les conditions relatives à la concession de licences pour des brevets étrangers, la Cour, en s’appuyant sur la jurisprudence des États-Unis, de l’Allemagne, de la Chine, du Japon et de la Commission européenne, a souscrit au jugement de la Cour d’appel en reconnaissant que l’approche du juge Birss « [traduction] n’a pas fait abstraction de la nature territoriale des brevets », et qu’elle « concorde plutôt avec l’approche adoptée dans d’autres territoires ». Id. au ¶ 67. En résumé, la Cour a conclu que la jurisprudence des principaux territoires appuie l’octroi d’une injonction par les tribunaux anglais en raison d’une obligation contractuelle du titulaire de BEN de conclure une licence mondiale à des conditions FRAND, y compris parce que cette jurisprudence analyse les actions, les intentions et les négociations des parties à l’échelle mondiale et s’appuie sur celles-ci. Par conséquent, la Cour a conclu que la décision rendue par le juge Birss n’est pas « [traduction] incompatible avec l’approche adoptée par les tribunaux dans les territoires les plus importants ». Id. au ¶ 84.

Deuxième question : Unwired Planet a-t-elle fait de la discrimination dans le cadre de son octroi de licences visant des BEN?

Ensuite, Huawei a fait valoir qu’Unwired Planet faisait de la discrimination dans le cadre de son octroi de licences et manquait par conséquent à ses obligations FRAND parce qu’Unwired Planet avait conclu d’autres ententes avec des droits de redevances bien inférieurs à ceux qui avaient été offerts à Huawei. Comme l’a résumé la Cour suprême, Huawei soumet que « [traduction] le volet de non-discrimination de l’engagement signifie que le titulaire du BEN doit accorder des conditions identiques ou similaires à tous les titulaires de licence dans une situation similaire ». Id. au ¶ 106.

La Cour suprême a toutefois confirmé les décisions des tribunaux inférieurs parce qu’ils « [traduction] étaient justifiés de conclure que l’élément de non-discrimination dans l’engagement FRAND est “général” et non “nettement délimité” » – c.-à-d. que le critère FRAND n’exige pas d’offrir des conditions de la nation la plus favorisée à tous les arrivants. Id. au ¶ 112. La Cour a fondé son raisonnement sur le libellé de la politique de DPI de l’ETSI indiquant que « [traduction] les conditions de licence devant être offertes devraient être “justes, raisonnables et non discriminatoires”, en considérant cette expression comme un tout ». Id. au ¶ 113. À ce titre, le volet « non discriminatoire », considéré comme faisant partie du tout, « [traduction] indique que les modalités et conditions offertes devraient être celles qui sont généralement disponibles en tant que juste valeur marchande pour tout participant du marché ». Id. au ¶ 114. Le « [traduction] rôle du volet de non-discrimination est d’assurer que la redevance juste et raisonnable en soit une qui ne dépend pas des caractéristiques particulières du titulaire de licence ». Id. au ¶ 122.

Troisième question : Le droit de la concurrence empêche-t-il qu’une injonction soit prononcée contre Huawei?

Invoquant la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans Huawei v. ZTE, Huawei a soumis qu’un titulaire de BEN tel qu’Unwired Planet doit se conformer à une série de conditions obligatoires afin d’obtenir une injonction, y compris une alerte de contrefaçon, une offre écrite et une demande visant l’établissement d’une redevance adéquate par un tiers1. La Cour suprême a rejeté cet argument et a fait sienne la conclusion des tribunaux inférieurs selon laquelle « [traduction] la nature de l’avis/de la consultation qui est exigé doit dépendre des circonstances de l’affaire » (Unwired Planet, UKSC 37 au ¶ 151), puisque « [traduction] la mention [par la CJUE] d’“avis ou consultation préalable”…ne prescrit pas précisément la forme que la communication devrait revêtir. » Id. La Cour a aussi reconnu que l’opinion « [traduction] ne nous dit pas que si le titulaire de BEN ne prend pas les mesures, il va abuser de sa position dominante ». Id. au ¶ 153 (soulignement dans le texte original).

Quatrième question : L’injonction était-elle appropriée et proportionnelle en vertu des considérations en matière de compétence équitable?

Dans un argument qui était soulevé pour la première fois devant la Cour suprême, Huawei a prétendu que l’injonction ne constitue pas un recours approprié en l’occurrence, car elle n’est ni appropriée ni proportionnelle compte tenu de la disponibilité des dommages-intérêts. Notamment, Huawei s’est appuyée en partie sur la cause décidée par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire eBay Inc. v Mercexchange LLC, 547 US 388 (2006). La Cour suprême du Royaume-Uni, toutefois, a rejeté cet argument et le recours à l’affaire eBay, puisque lorsqu’il s’agit de BEN assujettis à des conditions FRAND, « [traduction] la menace d’une injonction ne peut être employée par les demandeurs comme moyen d’imposer des frais exorbitants ». Id. à ¶ 164.

Cinquième question : Existe-t-il un forum plus approprié (pour les affaires Conversant)

La Cour suprême du Royaume-Uni a, de plus, tranché une question unique à l’appel Conversant concernant le forum non conveniens. À l’instar du litige Unwired Planet, dans l’affaire Conversant, l’évaluation par la Cour d’une licence FRAND s’est présentée dans le contexte de la détermination d’une contrefaçon, c’est-à-dire qu’une fois qu’il a été jugé que Huawei et ZTE avaient contrefait des brevets britanniques, Conversant a demandé une injonction qui ne serait révoquée qu’après la conclusion, par les parties, d’un accord de licence mondiale. Huawei et ZTE ont allégué que cet arrangement faisait en sorte que « la queue » de la contrefaçon de brevet britannique agitait « le chien » avait plus de poids que d’un accord de licence FRAND mondiale et que les tribunaux chinois constituaient un forum plus approprié pour résoudre les questions FRAND.

La Cour a jugé cet argument non recevable compte tenu de la preuve présentée devant les tribunaux inférieurs selon laquelle les tribunaux chinois n’avaient pas été, jusqu’à ce point, disposés à établir les modalités d’une licence FRAND mondiale. Ainsi, le Royaume-Uni constitue un forum approprié et la détermination d’une licence FRAND mondiale était adéquate.

À retenir : L’incidence sur l’octroi de licences FRAND mondiales et la résolution de différends

La Cour suprême du Royaume-Uni a renforcé la compétence des tribunaux du Royaume-Uni pour résoudre les différends liés aux conditions FRAND et les tribunaux du Royaume-Uni demeureront vraisemblablement un forum privilégié pour traiter les différends en matière de BEN. L’affaire Unwired Planet v. Huawei permet aux tribunaux anglais non seulement d’exiger des parties qu’elles concluent un accord de licence mondiale, mais elle accorde aussi à ces mêmes tribunaux le pouvoir de déterminer ce qui constitue une licence FRAND mondiale. En revanche, les tribunaux dans d’autres territoires, notamment les États-Unis, ont jusqu’à présent refusé d’exercer leur compétence sur les volets étrangers d’une réclamation liée aux conditions FRAND d’un titulaire de BEN en l’absence du consentement explicite des parties à cet égard. Plutôt, les tribunaux américains exigent d’un titulaire de BEN qu’il poursuive séparément les contrefacteurs allégués dans chacun des territoires où le titulaire détient des BEN. La décision de la Cour suprême du Royaume-Uni va dans la direction opposée, permettant des mesures d’exécution uniques pour les titulaires de BEN qui cherchent à obtenir que leurs offres mondiales soient établies comme conditions FRAND.

La décision de la Cour s’appuyait sur le libellé de la Politique de DPI de l’ETSI et les pratiques typiques en matière de licence dans le secteur des télécommunications. La détermination par la Cour que les injonctions doivent être disponibles pour établir un équilibre entre le risque de brevet extorsionnaire par les brevetés et le risque d’extorsion de brevet par les utilisateurs des normes revêt une importance particulière. En outre, l’élément clé qui a fait en sorte que la Cour soit disposée à établir les modalités d’une licence FRAND mondiale est le fait qu’elle a établi que les participants réels de l’industrie concluent des accords de portée mondiale, plutôt que d’engager les coûts d’opération liés à la négociation d’une multitude d’accords de licence régionaux. De plus, le rejet par la Cour d’un facteur de non-discrimination nettement délimité signifie qu’un titulaire de BEN peut dûment modifier les modalités offertes aux titulaires de licences potentiels sans violer les conditions FRAND.

Dans la foulée de la décision Unwired Planet, il est tout à fait possible que les tribunaux d’autres nations—y compris la Chine et l’Allemagne—déterminent qu’ils ont eux aussi la capacité d’établir les modalités d’une licence FRAND mondiale entre les titulaires de BEN et les utilisateurs d’une norme. Advenant une telle situation, les parties pourraient se précipiter vers le territoire qu’elles privilégient pour résoudre les futurs différends liés aux conditions FRAND.

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Notes

1   On peut consulter des renseignements supplémentaires et une analyse portant sur la décision dans Huawei v. ZTE dans notre publication précédente, The EU Court of Justice Judgment in Huawei v ZTE – important confirmation of practical steps to be taken by Standard Essential Patent holders before seeking injunctions (en anglais seulement).



Personnes-ressources

Avocat senior, agent de brevets

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